Решение Татарстанского УФАС России от 01.10.2012 г № Б/Н
В отношении ООО «ОБА»
Комиссия Татарстанского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее Комиссия) в составе <...>,
рассмотрев дело №08-181/2012 в отношении общества с ограниченной ответственностью «ОБА» (420021, РТ, г.Казань, ул.Тимер Юл, д.3, ИНН 1659103000) (далее по тексту – Ответчик) по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту – Закон о защите конкуренции) выразившееся в использовании ответчиком словесного и графического обозначения «ОБА», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №247909 зарегистрированный за ОБИ ГмбХ унд Ко. Дойчланд КГ (далее по тексту – заявитель) в силу фонетического сходства словесных элементов «ОБА» и «ОБИ»,
Установила:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (далее по тексту – Управление) поступило заявление ОБИ ГмбХ унд Ко. Дойчланд КГ (далее по тексту – Компания ОБИ) (вх.№5624) по факту незаконного использования ООО «ОБА» (420021, РТ, г.Казань, ул.Тимер Юл, д.3, ИНН 1659103000) схожего до степени смешения товарного знака «OБИ», которое согласно Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован за ОБИ ГмбХ унд Ко. Дойчланд КГ под №247909.
По итогам изучения заявления и сопроводительных материалов к нему, антимонопольным органом установлено следующее.
Компания ОБИ зарегистрирована в Федеративной Республике Германия по адресу Федеративной Республике Германия Альберт-Энштейн-Штрассе 7-9, Вермельскирхен, 42929, и является правообладателем следующих товарных знаков: «OBI» (зарегистрированный в реестре международного Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности №646003, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под №249154), «ОБИ» (зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под №247909).
В Российской Федерации Компания ОБИ осуществляет деятельность по продаже товаров для дома и сада, строительства и ремонта в гипермаркетах «OBI» через сеть своих франчайзинговых партнеров. В настоящее время в России работает 19 гипермаркетов в различных регионах, включая Республику Татарстан.
В июле 2010 года в городе Казани, в районе оптовых складов на пересечении улиц Тихорецкая/Лядова появилось несколько рекламных конструкций, на которых распространяется рекламное объявление ООО «ОБА» (ИНН 1659103000) следующего содержания: «Стройте с нами! 277-41-77. 1000 наименований в наличии. 3000 кв.м. ул.Тимер Юл, 3. ОБА. СТРОЙКА. РЕМОНТ. РОЗНИЦА. ОПТ. 80 м. Словесное обозначение «ОБА» используется также на официальном Интернет-сайте настоящего Общества (www.oba-kazan.ru). Как на рекламной конструкции, так и на указанном сайте, ООО «ОБА» использует обозначение, сходное с товарным знаком заявителя, которое выполнено аналогичным цветом (оранжевый), с таким же графическим оформлением (фотография прилагается).
Ответчик в ответ на запрос о предоставлении информации, представил в адрес Татарстанского УФАС России документы подтверждающие распространение на рекламных конструкциях на пересечении улиц Тихорецкая/Лядова и на официальном сайте (www.oba-kazan.ru) обозначения «ОБА», а именно договор №96/2010 на оказание рекламных и мультимедийных услуг от 08.06.2010г. заключенный между ООО «ОБА» и ООО «ДААДКОМПАНИ», также договор б/н от 11 августа 2009г. предметом данного договора, является: 1)Печать визиток для раздачи на улицах города в кол-ве 20000 штук; 2) Печать визиток для персонала в кол-ве 400 штук; 3) Раздача визиток на улицах города 6 промо-дней, по 2 человека в точке, по 4 часа;
Заявителем также к заявлению было приложен Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в котором указанно, что товарный знак «ОБИ» включен в данный реестр под №247909 соответственно правообладателем товарного знака «ОБИ» является ОБИ Бау-унд Хаймверкермаркте ГмбХ унд Ко. Франчайз Сентер КГ (DE), также согласно данному реестру был зарегистрирован лицензионный договор, лицензиатом товарного знака «ОБИ» по которому является ООО «ОБИ Франчайзинговый центр».
Исследовав имеющиеся материалы дела, Комиссия Татарстанского УФАС России приходит к следующим выводам.
Компания ОБИ зарегистрирована в Федеративной Республике Германия и имеет полное наименование ОБИ Бау-унд Хаймверкермаркте ГмбХ унд Ко. Франчайз Сентер КГ (DE) находится по адресу Федеративная Республика Германия Альберт-Энштейн-Штрассе 7-9, Вермельскирхен, 42929.
Основным видом деятельности заявителя является розничная торговля строительными материалами (код по ОКВЭД 56.46.7).
Ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 25 мая 2010 года, наименование регистрационного органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, адрес (место нахождения) юридического лица Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Тимер Юл, дом 3 и имеет полное наименование общество с ограниченной ответственностью «ОБА».
Основным видом деятельности ответчика является розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки (код по ОКВЭД 56.46.7), дополнительными – оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами (код по ОКВЭД 51.4), оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (код по ОКВЭД 51.53), оптовая торговля офисной мебелью (код по ОКВЭД 51.64.3).
Компания «ОБИ» и ООО «ОБА» являются хозяйствующими субъектами – конкурентами по отношению друг к другу и осуществляют свою деятельность на одном товарном рынке по розничной торговле строительными материалами.
Имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о том, что Компания «ОБИ» начала вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товарный знак «ОБИ» с 2003 года. Данное обстоятельство подтверждается следующими документами:
- свидетельство на товарный знак от 02.06.2003г. зарегистрированное в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
Также материалами дела доказано, что ООО «ОБА» начало вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации обозначение «ОБА» с 2010 года, что подтверждается, договором №96/2010 на оказание рекламных и мультимедийных услуг от 08.06.2010г. заключенный между ООО «ОБА» и ООО «ДААДКОМПАНИ», также договором б/н от 11 августа 2009г. предметом данного договора является: 1)печать визиток для раздачи на улицах города в кол-ве 20000 штук; 2) печать визиток для персонала в кол-ве 400 штук; 3) раздача визиток на улицах города 6 промо-дней, по 2 человека в точке, по 4 часа.
Таким образом вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действия ответчика признаков нарушения Закона о защите конкуренции.
Общественные отношения в сфере защиты конкуренции регулируются нормами Закона о защите конкуренции.
Целями Закона о защите конкуренции являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков. В частности, указанным законом устанавливается запрет на недобросовестную конкуренцию.
Согласно пункту 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции, товарный рынок, это сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее – определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.
В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона о защите конкуренции, хозяйствующий субъект, это коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.
Из пункта 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции следует, что конкуренция, это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
Конкуренция должна носить добросовестный характер. Запрещается всякое проявление недобросовестной конкуренции.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.
Из определения недобросовестной конкуренции, содержащегося в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции следует, что для признания действий недобросовестной конкуренцией они должны одновременно выполнять несколько условий, а именно: совершаться хозяйствующими субъектами (группой лиц); быть направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности; противоречить законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинить или быть способны причинить убытки другому хозяйствующему субъекту-конкуренту, либо нанести ущерб его деловой репутации (причинение вреда).
К результатам интеллектуальной деятельности согласно Гражданскому законодательству Российской Федерации относятся товарные знаки и знаки обслуживания.
В соответствии с частью 1 статьи 1477 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.
Согласно части 2 статьи 1481 ГК РФ, свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве
На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Согласно части 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака.
В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Согласно части 1 статьи 1225 ГК РФ на территории Российской Федерации результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий предоставляется правовая охрана.
В соответствии со статьей 1233 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если ГК РФ не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
В соответствии с действующим законодательство Российской Федерации, иные лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом.
Необходимо отметить, что каких либо лицензионных договоров Компания ОБИ предусмотренных статьей 1233 ГК РФ с ООО «ОБА» на использование товарного знака «ОБИ» не заключало.
Таким образом используя товарный знак принадлежащий заявителю, ответчик получил необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности которые выразились в отсутствии у ответчика временных и денежных затрат на приобретение результата интеллектуальной деятельности.
Использовав сходное до степени смешения словесное и графическое обозначение «ОБИ» на рекламных конструкция, а также на официальном сайте ответчика (www.oba-kazan.ru) с зарегистрированным товарным знаком за Компанией ОБИ, ООО «ОБА» привлекало потенциальных покупателей (клиентов) заявителя вследствие чего получало доход.
В соответствии с частью 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
На основании вышеприведенных норм гражданского законодательства, ответчик незаконно использовало товарный знак «ОБИ», чем нарушило требования действующего законодательства Российской Федерации.
При наличии фактов недобросовестной конкуренции в части использования результата интеллектуальной деятельности (товарный знак), заявителю были причинены убытки.
Под убытками следует понимать расходы, которые лицо, чье право нарушено произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также недополученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (часть 1 статьи 1482 ГК РФ).
Для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применятся соответствующее обозначение ответчика и товарный знак заявителя.
Согласно пункту 14.4.2 Приказа Роспатента от 05 марта 2003 года №32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (далее по тексту – Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другими обозначениями, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с п.п. 14.4.2.3., 14.4.2.4. Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.
Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Использование Ответчиком натуралистического объемного изображения автозаправочной станции в цветовых сочетаний белого, зеленого и желтого, сходного до степени смешения с товарным знаком заявителя в отношении однородной продукции, создает у потребителя представление о принадлежности указанных товаров правообладателю, что не соответствует действительности.
Для установления либо отсутствия нарушения антимонопольного законодательства, и в соответствии с пунктом 3.3 Соглашения о взаимодействии ФАС России и Роспатента от 09.04.2010, Татарстанским УФАС России был направлен официальный запрос в адрес Роспатента от 19 января 2012 года (исх.№АБ-08/361), об оказании содействия в установлении сходства до степени смешения словесного обозначения «ОБА», содержащееся в рекламном объявлении ООО «ОБА» с товарным знаком «ОБИ» зарегистрированным за ОБИ ГмбХ унд Ко. Дойчланд КГ.
5 марта 2012 (вх. №6291) от Роспатента поступил ответ по вопросу, сформулированному Татарстанским УФАС России в соответствии с которым следует, что по результатам проведенного исследования установлено, что представленное обозначение «ОБА» может быть признано сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №247909 в силу фонетического сходства словесных элементов «ОБА» и «ОБИ».
В соответствии с положением 10.bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1983г.), ратифицированный Указом Президента Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 19 сентября 1968г. (далее по тексту – Конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:
1.все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента;
2.ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты, промышленную или торговую деятельность конкурента;
3.указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению ли количества товаров;
В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции недобросовестная конкуренция, это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
Таким образом, все признаки недобросовестной конкуренции, указанные в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, присутствуют в действиях Ответчика:
1.Использование ООО «ОБА» на рекламных конструкция, а также на официальном сайте (www.oba-kazan.ru) обозначения «ОБА», сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком за Компанией ОБИ свидетельство № 247909 товарного знака «ОБИ», без разрешения правообладателя.
2.Противоречие действующему законодательству, а именно статье 1484 ГК РФ, а также обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.
3.Способность причинения убытков конкуренту выразилась в том, что у Заявителя в результате действий Ответчика по введению в оборот товара с незаконным использованием средства индивидуализации Заявителя может снизиться размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании Ответчика от указанных действий (упущенная выгода), также лишается возможности эффективно реализовывать свой товар.
4.Используя средство индивидуализации Заявителя, ответчик снижает издержки.
В силу Конвенции, объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.
Согласно части 1 статьи 2 Закона о защите конкуренции антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона.
В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона о защите конкуренции, закон распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, организации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Согласно статье 34 Конституции Российской Федерации не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Пункт 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации устанавливает правило, согласно которому общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Таким образом, действия ООО «ОБА» противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, сложившимся в деловой практике требованиям добропорядочности, разумности, справедливости.
С учетом изложенного, действия ООО «ОБА», связанные с введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации словесного и графического обозначения «ОБА», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 247909 и реализации без разрешения правообладателя является актом недобросовестной конкуренции.
Руководствуясь статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года, частью 1 статьи 14, статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Р Е Ш И Л А:
1.Признать действия общества с ограниченной ответственностью «ОБА» (420021, РТ, г.Казань, ул.Тимер Юл, д.3, ИНН 1659103000) выразившееся во введение в гражданский оборот словесного и графического обозначения «ОБА», сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком за Компанией ОБИ свидетельство № 247909, актом недобросовестной конкуренции, запрещенным пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.Выдать ООО «ОБА» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
3.Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Татарстанского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решение может быть обжаловано в арбитражном суде по статье 198 АПК РФ в течение трех месяцев со дня его принятия.
Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить решение антимонопольного органа.
Предписание
Комиссия Татарстанского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее Комиссия) в составе <...>,
рассмотрев дело №08-181/2012 в отношении общества с ограниченной ответственностью «ОБА» (420021, РТ, г.Казань, ул.Тимер Юл, д.3, ИНН 1659103000) по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту – ФЗ «О защите конкуренции»), выразившегося в использовании ответчиком словесного и графического обозначения «ОБА», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №247909 зарегистрированный за ОБИ ГмбХ унд Ко. Дойчланд КГ в силу фонетического сходства словесных элементов «ОБА» и «ОБИ»,
руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Предписывает:
1.ООО «ОБА» (420021, РТ, г.Казань, ул.Тимер Юл, д.3, ИНН 1659103000) в течение 20 дней со дня получения настоящего предписания (со дня окончания действия оснований, вызвавших приостановление исполнения предписания) прекратить нарушение пункта 4 части 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции, а именно прекратить незаконное использование словесного обозначения «ОБА», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №247909 зарегистрированный за ОБИ ГмбХ унд Ко. Дойчланд КГ в силу фонетического сходства словесных элементов «ОБА» и «ОБИ».
2.О выполнении ООО «ОБА» пункта 1 Предписания сообщить в антимонопольный орган не позднее пяти дней со дня его выполнения, представив в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан заверенные надлежащим образом копии документов о прекращении нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».
3.Предписание антимонопольного органа может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи в Арбитражный суд Республики Татарстан.
Примечание: за невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает об обязанности исполнить предписание антимонопольного орган.